José Manuel Magaña Rufino Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, y Profesor Investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana Campus Bonaterra mmagana@up.edu.mx

Usualmente el empresario que desea obtener la exclusividad de una marca, presenta una solicitud ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a efectos de que tal autoridad la registre.

Así, una vez expedido el título de propiedad, y de acuerdo con la Ley de la Propiedad Industrial, el titular de la marca registrada tiene el derecho al uso exclusivo de la misma en los productos o servicios para los cuales fue registrada.

Sin embargo, la Ley de la Propiedad Industrial dispone que el registro de una marca no produce efectos en contra de un tercero, que había utilizado de buena fe y con anterioridad, esa misma marca o una parecida,  en los mismos o similares productos o servicios. En este sentido, si el tercero acredita que había usado de manera ininterrumpida una marca igual o semejante a la registrada y con anterioridad a la fecha de presentación o de primer uso señalada en la solicitud de la marca concedida, no sólo podrá utilizarla en el mercado conjuntamente con el signo registrado, sino que además tendrá derecho a solicitar su anulación en un plazo de tres años contados a partir de que la marca registrada haya sido publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Por esta razón, el empresario titular de una marca registrada no puede tener la certeza de que tendrá la exclusividad sobre ese signo, hasta en tanto no haya transcurrido el plazo señalado en la Ley de la Propiedad Industrial, que concede a un tercero el derecho de anular la marca registrada en base a un uso anterior.

Paradójicamente, el derecho otorgado a un tercero para anular una marca registrada en base a un uso anterior fue planteado en la Ley de la Propiedad Industrial a efectos de evitar piratería en materia de marcas. En efecto, la intención de la norma era impedir que un tercero se aprovechara de una marca en uso no registrada, con el objeto de obtener su registro, y posteriormente obstaculizar el uso de la misma a su legítimo titular. Este tipo de situaciones eran comunes en México, pues mucha gente viajaba al extranjero y registraba a su nombre,  marcas que eran conocidas en otros países, pero que no se encontraban registradas en nuestro país. Posteriormente, ofrecían la venta de la marca al empresario extranjero en precios exorbitantes.

No obstante la buena intención del precepto legal antes señalado, esta situación también ha conllevado consecuencias negativas para un empresario que cumpliendo con todos los requisitos legales, registra por primera vez una marca. Pongo un ejemplo: imaginemos un comerciante que desea poner un restaurante en Aguascalientes y llamarle “El Faro”. Pensemos que ese empresario obtiene el registro de su marca, toda vez que no existe inscrita ninguna marca idéntica o parecida. Además por la inversión en publicidad, así como el buen servicio y calidad de los alimentos, el restaurante empieza a tener una amplia clientela y difusión no sólo en el mercado local, sino también nacional. Así pues, sería a todas luces injusto que un tercero que en Yucatán tiene un restaurante con el nombre “El Farito” y que nunca se ha preocupado de registrarlo, tuviese el derecho de anular el registro de la marca del restaurante aguascalentense “El Faro”, simplemente por ser un signo similar y haberlo usado con anterioridad.

En este caso, de nada le habrá servido al empresario aguascalentense contar con un registro de marca y haber invertido en su difusión, una gran cantidad de dinero.